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| 专利知识 |
| 有效进行先用权抗辩应注意完善企业专利管理制度
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【案情】
北京市知识产权局接到专利权人王某提出的专利侵权纠纷处理请求，称北京某连锁超市未经其允许使用其专利，该专利为超市销售过程中使用的一种扫码收银方法。北京市知识产权局依法立案受理并组成合议组，进行了口头审理，后多次约谈涉案双方，进行补充证据的质证并开展调解工作。由于被请求方某连锁超市出示了证明其具备先用权的相关证据，专利权人权衡利弊之后，向北京市知识产权局提出撤案请求，该案依法结案。
【要旨】
面临专利侵权指控时，专利先用权抗辩是一种重要的抗辩事由。有效进行先用权抗辩可以使专利申请日前已经合法获知技术或者外观设计的企业继续实施该技术或外观设计，从而避免社会资源的浪费，同时保护诚信经营者能够继续进行诚信的经营行为。但在以往的行政执法案件中，被认定侵权行为成立的被请求人大多是中小企业，由于管理制度的欠缺，不注意保留原始档案，往往在侵权纠纷案件中处于被动地位；由于无法提供证明先用权的有力证据，最终被认定专利侵权行为成立，不但要停止侵权行为，还要承担赔偿对方损失的后果，给自身造成了不必要甚至是重大的经济损失。正确理解先用权的内涵，并建立制度，从而确保有效进行先用权抗辩是本案例分析焦点。
【分析】
一、先用权的概念和内容
我国现行的专利法规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。
从现行法可以看到，先用权主要包括三个要素：第一、时间要素――在专利申请日之前；第二、状态要素――已经制造或者使用或者已经作好制造、使用的必要准备；第三、限度要素――在原有范围内继续制造和使用。
二、使用先用权抗辩的策略
先用权抗辩，首先要考虑的是现有证据是否有把握证明先用权的存在，如果现有证据证明时间要素有欠缺，就不要轻易提出先用权抗辩，因为先用权抗辩的前提是承认自己已经应用了涉案专利，也就是状态要素的满足。所以先用权抗辩是最后的选择，是在其他抗辩理由都不能应对的情况下作出的无奈的选择。
先用权抗辩，归根到底，是要提供证据证明先用权的三个要素全部存在，才能有效对抗专利权人。证明先用权存在的三个要素中最重要的是时间要素，要证明时间要素的存在，应当在以下几个方面着手：
1、首先查看自己的生产记录、销售记录，最好是有与第三方相关的证据，从而使得证据的证明效力较强。
2、查看自己的其他档案，能否证明存在相关事实。
3、很多企业忽视档案管理，但是重视产品宣传，那么可以搜寻相关的宣传资料，在很多宣传资料上都记载着自己制造、使用、销售相关产品的信息，可以证明先用权的状态和限度要素。而宣传资料可以通过第三方（例如印刷厂、设计者）等，证明其时间要素。
4、产品的销售商能否提供相关的进货、销售证据，证明先用权的存在。
5、原材料采购商能否提供原材料采购证明，很多原材料是专用的，不能够作为其他用途使用，例如本案中的一些设备，只能在超市中应用，而且其用途也仅限于该专利方法。
6、其他渠道。
证据的搜集重要，证据的选择更加重要，不能将搜集到的证据不加考虑，全部提供，很多证据存在合法性问题或者其他问题，甚至有可能在最终不能证明先用权存在的情况下，反而证明了自己侵权行为的成立。
本案中，作为被申请人的超市，有效进行了先用权抗辩，按照上述要求，提交了充分证据，证明了已经在先已经获知该技术，这是一次成功的先用权抗辩。
【专家提示】
在先用权抗辩中，抗辩者往往是在被动的情况下提出抗辩。因此，企业在案件发生后容易陷入被动，即使确实在先制造、使用了涉案的技术或者外观设计，但却处于没有证据可以证明的尴尬处境，最终不得不承担侵权责任。因此，为了维护自己的合法权益，作为制造、使用者，应当做到以下两点：
1、及时申请专利
提出先用权抗辩者很多都是先于专利权人掌握了涉案专利的技术方案，这时应当尽快申请专利，如果是在他人之前针对该技术方案申请了专利，别人一般就不会获得该专利授权，即使双方都获得了专利授权，也因为自己的专利在先，不会再有被别人提起侵权的烦恼。同时，还拥有向他人提起专利无效的权利，自己的角色从被动转为主动。
2、健全企业管理制度
本案的被请求人成功利用先用权抗辩让请求人撤案，最重要的一点就是有力的证据，很多证据甚至是十余年前的，被请求人规范的财务制度、档案管理制度是其受益的关键所在。目前，我国工商业经营者，尤其是一些民营经济体，企业管理制度有待完善，应当尽快提升经营管理水平，尤其是健全与专利、商标等知识产权管理制度及其相关的财务制度、档案管理制度。这样很多证据得以留存下来，在某一天如果面对专利侵权之诉时，才能够从容应对。
最后，我们再次强调，先用权抗辩存在很多不利之处，例如上面提到的可能非但没有达到证明先用权成立的目的，反而却证明了自己存在侵权行为。还有先用权即使成立了，以后还要受限于先用权的限度要素，在原有范围内继续制造和使用，这对于一个企业的发展壮大毫无疑问是一个阻碍。因此，主动出击，提升自身的研发能力，站在知识产权制高点才是企业发展的根本所在。 |
| 发布日期：2014-4-12 |
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